Nei rapporti commerciali tra imprese (anche appartenenti al medesimo gruppo) è sempre più importante disciplinare correttamente il consenso a che una parte possa utilizzare, nella propria attività, uno o più marchi di titolarità dell’altra per determinati prodotti o servizi. Qui di seguito verranno illustrate le principali criticità di tale tipologia di accordo, fornendo anche un utile template di base da cui partire per la predisposizione di un vero e proprio contratto di licenza.

 

Proponiamo qui di seguito un template generale di contratto di licenza, ovviamente da integrare, modulare e modificare in base alle effettive esigenze del caso che il documento sarà chiamato a disciplinare. Si precisa che, il testo sotto riportato è stato immaginato per disciplinare una licenza di marchio. Poiché gli altri diritti di proprietà industriale (brevetti, design, diritti d’autore ecc.) sono dotati di caratteristiche peculiari sostanzialmente diverse da quelle del marchio, si consiglia di utilizzare tale template unicamente per disciplinare la concessione in licenza di un marchio.

 

Tra i profili di maggior criticità per questa tipologia di accordo, occorre sicuramente prestare particolare attenzione ai seguenti:

1. L’effettiva portata territoriale e merceologica della licenza. Stante la natura “territoriale” dei marchi, la licenza avrà ad oggetto territori in cui il diritto di marchio oggetto di licenza sia realmente efficace. Naturalmente, la licenza potrà essere concessa (a discrezione delle parti) per tutti i paesi/regioni “coperti” dal marchio licenziato o solo per alcuni di essi. Analogo discorso, può farsi per quanto riguarda i prodotti e servizi oggetto di licenza. Poiché, in forza del c.d. “principio di specialità”, la registrazione del marchio ha ad oggetto alcuni prodotti e/o servizi specifici, la licenza potrà riguardare tutti i suddetti prodotti e/o servizi o solo alcuni di essi;
2. La natura esclusiva o non esclusiva della licenza. L’art. 23 secondo comma CPI, tra le altre cose, stabilisce infatti espressamente “Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato”. La norma citata stabilisce però al contempo che “in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si (deve) obblig(are) espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari” e ciò per evitare possibili profili di inganno dei consumatori, inevitabilmente causato dall’eventuale presenza sul mercato di prodotto formalmente identici e contraddistinti dal medesimo marchio ma dotati di caratteristiche qualitative tra loro difformi o comunque non in linea con le attese dei consumatori. Per semplicità, il template qui proposto ha ad oggetto una licenza esclusiva;
3. Il controllo del licenziante sulle attività produttive del licenziatario. Indipendentemente dalla natura esclusiva o meno della licenza, è comunque fondamentale per il licenziante mantenere un certo grado di “controllo” sull’attività produttiva del licenziatario onde evitare, tra le altre cose, che uno standard qualitativo o anche semplicemente estetico non in linea con l’immagine della licenziante e/o del marchio licenziato possa riverberarsi negativamente su di essi;
4. Il corrispettivo per la concessione della licenza. Salvo che la licenza sia concessa a titolo gratuito (come può teoricamente accadere, ad esempio nei rapporti intragruppo) è ovviamente importante negoziare il corrispettivo a favore del licenziante e le eventuali modalità di suo conteggio. Spesso (stante la formale possibilità per il licenziante di non avvalersi in concreto del marchio pur licenziato) in questa tipologia di contratti vengono inserite previsioni riferite al c.d. “minimo garantito” (indipendentemente cioè dalle vendite effettivamente generate) a favore del licenziante;
5. La disciplina del periodo (e delle connesse attività) successivo al venir meno della licenza. Nel caso in cui sia infatti previsto un c.d. “grace period” (ossia un arco temporale più o meno ampio in cui l’ex licenziatario potrà eventualmente smaltire le scorte di prodotti a marchio) sarà molto importante chiarire non solo la durata dello stesso e/o le attività di distruzione delle ulteriori giacenze al termine dello stesso ma anche impedire eventuali ulteriori attività produttive o anche solo promozionali anche per non incidere negativamente sulle chance del licenziante di concedere altre licenze.

 

Scarica il sample della licenza di marchio che trovi in allegato. 

 

In caso di dubbi o perplessità su come redigere un contratto di acquisto/cessione di un diritto di proprietà industriale che risponda alle Vostre concrete necessità, non esitate a scrivere a tutela@federlegnoarredo.it