Nel presente scritto, verranno esaminati i principali strumenti processuali, cautelari e di merito, previsti dall’ordinamento civile per contrastare gli episodi di contraffazione dei diritti di proprietà industriale, con particolare attenzione ai requisiti previsti dalla legge per richiedere la concessione degli stessi e i diversi obiettivi perseguibili tramite la loro concessione.

 

1. Provvedimenti cautelari e di merito: requisiti, finalità e rapporti

Contrariamente al diffuso pregiudizio di inefficienza che da tempo affligge il sistema giudiziario nazionale, la tutela civile dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nel nostro paese, affidata in via esclusiva ai Giudici delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, può dirsi al passo con quella dei principali Paesi Europei per efficacia delle misure adottate, potendo anzi vantare livelli di assoluta eccellenza (anche sotto il profilo della “velocità di reazione”) per quanto riguarda il ricorso ai procedimenti d’urgenza.

Il nostro ordinamento (e in particolare il D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 – c.d. Codice della Proprietà Industriale o “CPI”) prevede infatti numerose azioni a tutela dei diritti di proprietà industriale (marchi ed altri segni distintivi, brevetti, design, informazioni riservate ecc., anche allo stato di domanda) sia di natura cautelare, sia di merito.

A livello molto generale, i procedimenti cautelari (caratterizzati da una valutazione di natura sommaria dell’oggetto del contendere ma piuttosto rapida, giungendo normalmente a conclusione, in base al livello di complessità della vertenza, in un arco temporale che va dai 3 ai 12 mesi) possono essere richiesti laddove sussistano congiuntamente due distinti requisiti: 

• il c.d. fumus boni iuris, ossia la verosimiglianza della sussistenza del diritto fatto valere e della sua violazione ad opera del contraffattore;
• il c.d. periculum in mora, ossia il rischio che, nel tempo necessario per addivenire ad una sentenza di merito, il diritto del titolare possa venir irreparabilmente pregiudicato o, con più specifico riferimento ai diritti di proprietà industriale, che l’illecito possa iniziare, proseguire o essere reiterato. 

Il provvedimento cautelare, reso da un singolo giudice delegato, può essere successivamente oggetto di reclamo dinnanzi ad un collegio di tre giudici. I provvedimenti cautelari (e gli eventuali successivi provvedimenti di reclamo) non sono suscettibili di passare in giudicato, differentemente dalle sentenze e, ovviamente, non possono disporre misure risarcitorie.

Al contrario, i procedimenti di merito (temporalmente più “lunghi” di quelli cautelari: la durata media di un giudizio di merito oscilla, ovviamente sempre in base all’oggetto e alla complessità della vertenza, tra i 2 e i 4 anni) si caratterizzano invece per la loro idoneità a dar luogo alla c.d. res iudicata (divenendo quindi definitivi). 

Ovviamente il requisito del periculum in mora sopra accennato non rileva ai fini del giudizio di merito. Il giudizio di merito può invece seguire una pregressa fase cautelare (c.d. ante causam) ed anzi la sua instaurazione può, in certi casi, rendersi necessaria per non pregiudicare i risultati ottenuti nella pregressa fase cautelare (ad esempio, in caso di provvedimento cautelare di descrizione o sequestro). In altri casi, invece, (ad esempio laddove il provvedimento cautelare ottenuto sia di mera inibitoria) il giudizio di merito non deve essere necessariamente avviato, potendo tale scelta essere presa solo in base all’effettiva esigenza di chiedere il risarcimento dei danni sofferti. La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale può essere appellata dinnanzi alla competente Corte d’Appello la cui sentenza può a sua volta essere impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione. 

Vediamo ora in concreto quali sono le principali misure (cautelari e di merito) civili previste dal nostro ordinamento a tutela dei diritti di proprietà industriale.

 

2. Le diverse misure cautelari: finalità e differenze

Come accennato, il nostro ordinamento prevede diverse tipologie di provvedimenti cautelari tra cui si segnalano in particolare i seguenti:

• Descrizione

Misura molto importante per acquisire le prove del lamentato illecito, laddove le stesse non siano facilmente acquisibili sul mercato (ad esempio, in caso di macchinari o comunque di prodotti e/o dispositivi non agevolmente acquistabili e/o reperibili sul mercato al fine della loro produzione in giudizio o del loro esame) o siano facilmente modificabili e/o occultabili (ad esempio, in caso di sottrazione di informazioni riservate conservate in formato file, per sua natura agevolmente eliminabile). Proprio per queste ragioni (benché la normativa non preveda alcuna distinzione sul punto) la descrizione della documentazione contabile (per la quale, come noto, vige un obbligo di conservazione) non viene sempre concessa.

Proprio in ragione della precipua finalità di garantire la corretta acquisizione delle prove necessarie per il successivo giudizio di merito, spesso il provvedimento di descrizione viene concesso inaudita altera parte ossia con una ritardata instaurazione del contraddittorio con il sospetto contraffattore, cui verrà consentito di replicare alle pretese del ricorrente solo in un momento successivo all’esecuzione del provvedimento stesso essendo altresì prevista una specifica udienza finalizzata a valutare la conferma e/o modifica e/o revoca del provvedimento eventualmente concesso. 

 

• Inibitoria assistita da penale

Misura essenziale per arrestare rapidamente l’illecito lamentato, consistendo nel divieto giudiziale di proseguire nella condotta provvisoriamente giudicata illecita. Al fine di garantire il rispetto del provvedimento, lo stesso viene spesso assistito da una penale che il destinatario dovrà versare al titolare del diritto in caso di violazione dell’ordine giudiziale.

 

• Sequestro

Misura che consente di sottoporre a sequestro il prodotto giudicato illecito o i mezzi necessari per la sua produzione.

Il sequestro (così come la descrizione) possono avere ad oggetto anche oggetti appartenenti a terzi (anche non inizialmente noti al ricorrente). purché prodotti, offerti, importanti esportati o messi in commercio dal soggetto accusato di illecito.

 

• Ordine di ritiro dal commercio

Misura molto “invasiva” (e forse per questo non concessa con grande frequenza) che impone al soggetto autore dell’illecito di ritirare dal mercato i prodotti ritenuti illeciti (che, in certi casi è stata ampliata sino all’obbligo di riacquisto ove già trasferiti ad esempio ai distributori o simili).

 

• Pubblicazione del provvedimento

Il CPI dispone espressamente che il Giudice può disporre la pubblicazione anche del provvedimento cautelare. La finalità di tale pubblicazione è essenzialmente “informativa” e pertanto la stessa viene tendenzialmente concessa in casi di contraffazione molto “estesa” o, comunque, in ipotesi in cui si ravvisi essenziale informare i consumatori dell’esito del procedimento.

Importante sottolineare che le misure cautelari qui esaminate possono essere chieste congiuntamente, eventualmente l’una subordinatamente alle altre. Questo è molto importante specie nel rapporto tra descrizione (che, si ripete, è finalizzata unicamente all’acquisizione della prova della lamentata contraffazione) e le altre misure cautelari. Conseguentemente, non solo il successivo giudizio di merito potrà essere instaurato solo dopo che il Giudice Designato si sarà pronunciato su tutte le richieste del ricorrente ma significa altresì che le prove acquisite grazie alla descrizione potranno essere valutate già nella fase cautelare al fine di valutare la concessione delle ulteriori misure richieste.

 

3. Le diverse misure ottenibili in un procedimento di merito

Non meno importanti, poi, sono le misure ulteriori previste dal nostro ordinamento ed ottenibili all’esito di un giudizio di merito, tra cui:

• Inibitoria definitiva, distruzione o assegnazione in proprietà dei beni contraffattori e/o dei mezzi adibiti alla loro produzione

La sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può inibire in via definitiva la prosecuzione dell’illecito, sempre assistendo tale ordine con una penale.

Al contempo, la sentenza può disporre che i beni contraffattori e i mezzi adibiti alla loro produzione siano assegnati in proprietà al titolare del diritto leso o financo distrutti.

 

• Risarcimento del danno 

La sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può condannare il contraffattore al risarcimento dei danni patiti dal titolare del diritto violato. Il risarcimento può avere ad oggetto sia il c.d. lucro cessante (essenzialmente il danno da mancate vendite – ivi comprese quelle c.d. “trainate” dai prodotti incorporanti il diritto violato – o comunque mancato fatturato, e quello legato ai maggiori costi sostenuti dal titolare del diritto violato a causa della contraffazione) sia il c.d. danno emergente (tra cui, ad es., il danno all’immagine, la perdita di valore del diritto violato, la perdita di valore degli investimenti pubblicitari, la perdita di avviamento ecc.). 

Sotto il profilo del lucro cessante, l’art. 125 CPI stabilisce che lo stesso non può in ogni caso essere liquidato in misura inferiore alla c.d. royalty ragionevole (ossia ad un importo pari a quello che il contraffattore avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso ma che la giurisprudenza tende ad “aumentare” per tenere conto del fatto che, in caso di contraffazione, il consenso del titolare viene “estorto”).

Il risarcimento del danno può essere ovviamente disposto solo: i) laddove sussista un nesso di causalità tra l’illecito perpetrato e il danno lamentato e ii) laddove sussista il c.d. “elemento soggettivo” (dolo o colpa) in capo al contraffattore.

L’art. 125 CPI dispone tuttavia che il titolare del diritto violato può chiedere (in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui lo ecceda, potendo quindi questa misura sommarsi al danno emergente) la c.d. retroversione degli utili generati dal contraffattore grazie alla contraffazione. Il concetto di utile rilevante ai sensi della norma in questione deve essere inteso come la differenza tra il fatturato e i soli “costi variabili”, ossia i soli costi che il contraffattore deve sostenere per produrre un esemplare “in più” del prodotto illecito. L’attuale orientamento della nostra giurisprudenza è improntato nel senso di riconoscere la misura della retroversione degli utili (ritenuta di natura restitutoria e quindi non soggetta alla disciplina del risarcimento) a prescindere dalla sussistenza sia di un effettivo danno in capo al titolare del diritto leso sia del c.d. “elemento soggettivo”.

 

• Pubblicazione della sentenza 

La sentenza può disporre che il dispositivo del provvedimento sia pubblicato su quotidiani e riviste. Tale pubblicazione, diversamente da quella cautelare, ha finalità risarcitorie e viene quindi concessa con maggiore frequenza.