Le più recenti pronunce (giudiziali e amministrative) in materia di tutela e/o validità dei design registrati, con specifico focus nel settore dell’arredo e dell’illuminazione, hanno ulteriormente approfondito alcune tematiche da sempre particolarmente rilevanti in tema di tutela della forma: il margine di libertà dell’autore, la rilevanza, ai fini del giudizio di interferenza, di fattori concreti di utilizzo sul mercato (anche per i possibili risvolti in materia di concorrenza sleale) nonché la rilevanza, sempre ai fini del giudizio di interferenza, delle eventuali “idee” sottostanti alla forma per cui si invoca tutela.

 

1. Tutela della forma e rilevanza delle condotte concretamente esperite sul mercato dall’autore dell’illecito.

Una prima sentenza, emessa dal Tribunale di Torino lo scorso 23 febbraio 2023, risulta di un certo interesse perché sembra confermare come, anche in tema di tutela della forma, il giudizio di sussistenza dell’illecito lamentato debba essere sempre essere svolto in concreto.

Nel caso di specie, l’attore non si era limitato ad azionare nei confronti del preteso contraffattore una serie di propri design registrati ma aveva altresì lamentato il compimento a suo danno di atti di concorrenza sleale per imitazione servile e per concorrenza parassitaria, in ragione della ripresa di una gamma completa di prodotti (arredi urbani) del proprio catalogo.

Ebbene, con particolare riferimento ai profili di concorrenza sleale fatti valere in causa, il Tribunale ha ribadito come sussista un’ipotesi di imitazione servile laddove il giudizio abbia ad oggetto “prodotti fra loro del tutto identici” e laddove le forme imitate (nel caso di specie, panchine, cestini e portabiciclette) “non attengono alle forme essenziali del prodotto. Trattandosi di prodotti di c.d. arredo urbano, essi, infatti, possono essere disegnati e strutturati con ampia libertà di forme, come anche comprovato dalla presenza sul mercato di una vasta quantità di modelli, linee e strutturazione di prodotti di tal genere”.

Il tutto, si badi, dando altresì rilievo, ai fini del giudizio di sussistenza dell’illecito, a fattori secondari e concreti quali il fatto che l’imitatore “non ha una struttura aziendale autonoma dotata di un apposito ufficio tecnico o di personale tecnico che provvede a disegnare o ideare i prodotti. Deve dunque effettivamente accertarsi e dedursi che la stessa si limita ad ordinare dai fornitori terzi gli stessi prodotti realizzati (dalla società imitata) provvedendo all’imitazione pedissequa di essi” o che “in alcuni casi i nomi dei prodotti siano molto simili e connotati da palesi assonanze fonetiche … ovvero da mera trasposizione del nome dall’italiano all’inglese” e più in generale, il fatto che “la società convenuta ha di fatto costruito un proprio catalogo … costituito da prodotti perfettamente identici a quelli della parte attrice, andando ad offrire agli stessi operatori di mercato i medesimi prodotti, competendo così solamente sul prezzo”.

Al contrario, è stata negata rilevanza (al fine di escludere la sussistenza dell’illecito lamentato) al fatto che “la realizzazione e produzione di buona parte dei prodotti di arredo civico siano lo sviluppo di linee, misure e materiali indicati nei capitolati di appalto degli Enti Pubblici” in quanto, si badi, circostanza esclusa dall’istruttoria esperita in causa.

Sempre con riferimento agli “aspetti secondari” e concreti che possono venire in rilievo ai fini del giudizio di contraffazione il Tribunale di Milano, con sentenza del 2 maggio 2023 - resa in un caso di dedotta contraffazione di una forma per una lampada, tutelata anche come design registrato - ha invece escluso che “l'effetto luminoso delle lampade - peraltro neppure meglio precisato in causa … secondo parametri oggettivi - …(possa essere)  elemento utilmente valutabile ai fini dell'interferenza o meno con il modello registrato, in quanto evidente caratteristica funzionale, tra l'altro non specificata in sede di registrazione del modello”.

 

2. Forma e “idee” alla base della stessa: tra impressione generale e sguardo d’assieme

Un’altra decisione di un certo interesse (in questo caso, si tratta però di un’ordinanza cautelare di reclamo: non è noto se sia pendente il giudizio di merito) nel settore dell’arredo è, stata pubblicata dal Tribunale di Milano lo scorso 5 dicembre 2022.

Il caso concreto aveva ad oggetto due distinti “modelli di panche che riproducono due parole distinte, in lingue diverse (italiano e inglese), composte da lettere in parte non coincidenti e comunque aventi tratti ed elementi curvilinei differenti …Inoltre, le singole lettere presenti nell’una e nell’altra parola divergono quanto alla tipologia di font utilizzato” e il soggetto che lamentava la violazione dei propri diritti aveva azionato in causa un design registrato, lamentando altresì il compimento di atti di concorrenza sleale a suo danno.

Il Tribunale, in accoglimento parziale del reclamo proposto dal soggetto che lamentava l’illecito (inizialmente negato in sede cautelare) ha anzitutto ricordato, con riferimento al design registrato, che “nel valutare l’ambito di protezione in parola occorre confrontare il prodotto che si pretende contraffatto con la rappresentazione grafica del disegno contenuta nella domanda di registrazione presso l’EUIPO, e non col prodotto effettivamente commercializzato dal titolare della registrazione, che incorpora il design azionato”: tema questo purtroppo sempre poco considerato dagli operatori di settore che tendono invece a porre in raffronto i due prodotti concretamente presenti sul mercato.

Fatta questa premessa, il Tribunale ha poi sottolineato come nel valutare la dedotta interferenza del design registrato (che, nel caso concreto, implicava anche una peculiare forma di osservazione dell’oggetto della tutela da parte dell’utilizzatore informato) occorra appunto dare rilievo anche al metodo di “osservazione” immaginato dall’autore “dato d’osservazione che marca una differenza significativa e che è all’evidenza percepibile con immediatezza nel confronto tra le due immagini”: diversità che, suscitando una diversa impressione generale, ha indotto il Tribunale ad escludere la sussistenza della lamentata contraffazione. 

Nella stessa decisione, tuttavia, il Tribunale ha comunque ritenuto sussistente quanto meno un’ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile. E ciò, si badi, nonostante la totale diversità tra le parole raffigurate dall’oggetto di arredo, in quanto “il prodotto in questione è una panca formata da una parola costituita da lettere dell’alfabeto, ed è proprio la forma esteriore ad avere efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto della reclamante, rispetto ad altre panche presenti sul mercato. Inoltre, in tutta evidenza logica, avuto riguardo alla funzione propriamente e comunemente assolta da una panca, si tratta, qui, di forma meramente arbitraria e capricciosa, e non di forma funzionale, indispensabile o inderogabile per il conseguimento di un determinato risultato tecnico, e neppure utile, pur anche ove non strettamente necessaria ad un certo risultato (qui, la seduta). Appare, perciò, evidente che, ciò posto, i rilievi svolti dalle parti con riguardo al confronto tra i caratteri delle parole che danno forma alle due panche in questione valgono soltanto al limitato fine di stabilire se le differenze allegate dalla reclamata abbiano un’effettiva idoneità diversificatrice e valgano, perciò, ad evitare il rischio che il consumatore medio possa associare la panca d(ella reclamata) a quella (della reclamante), sì da considerarla come un’ulteriore variante di modello di un prodotto simile alla panca d(ella reclamante) e, quindi, riconducibile anch’essa a(lla reclamante). Ma, sotto tale profilo, si tratta, secondo il Collegio, di differenze minimali e di dettaglio, mentre occorre la dimostrazione -a carico d(ella reclamata) e, qui, tuttavia, mancante -che il consumatore sia in grado di distinguere, con uno sguardo d’assieme” anche in ragione della mancanza di prove circa il fatto che “altre imprese del settore abbiamo prodotto e messo in vendita manufatti con le peculiari caratteristiche proprie” della panca oggetto di causa.

 

3. Tutela della forma, margine di libertà dell’autore e funzionalità

Passando alle decisioni di carattere amministrativo, si segnala una decisione del 2 marzo 2022[1] con cui la divisione di annullamento dell’EUIPO (ossia l’ufficio dell’unione europea preposto alla registrazione dei marchi e dei design) ha affrontato l’annoso tema del c.d. “margine di libertà dell’autore”: ossia la necessità di tenere conto, ai fini di valutare l’impressione generale suscitata da una forma per cui è stata depositata una domanda di registrazione, del fatto che, nell’ideare una forma, l’autore possa o meno prescindere da determinate scelte obbligate e/o comunque necessitate e/o comunque sia chiamato ad operare in un panorama estetico particolarmente affollato.

In quest’ottica, l’Ufficio nel ribadire che la libertà dell’autore è da ritenersi generalmente limitata “in particolare per quanto riguarda le caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative, che portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche che divengono quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto interessato”, ha comunque precisato che “il fatto che la destinazione d’uso di un prodotto richieda la presenza di determinate caratteristiche non implica automaticamente una limitazione della libertà dell’autore”. 

Conseguentemente, l’EUIPO ha ritenuto che, nel caso concreto (riferito ad una registrazione di design avente ad oggetto la forma di un lavabo d’appoggio), partendo dalla considerazione secondo cui il fatto che una determinata forma può “essere installat(a) in ambienti di qualsiasi dimensione e che i soli limiti posti alla libertà dell’autore siano dettati dalla necessità di creare un prodotto funzionale” (e, quindi, con riferimento alla forma de quo che tutti i lavabi devono “presentare un piano di appoggio con un bacino al suo interno e una struttura di supporto” ma non “ulteriori requisiti essenziali di forma”) ha quindi negato che vi fosse un margine di libertà dell’autore limitato e, pertanto, ha ribadito come “differenze minime tra il disegno o modello contestato saranno insufficienti a produrre impressioni generali diverse sull’utilizzatore informato”.

 

---

[1]Decisione di annullamento n. icd 114 781