I diritti di proprietà industriale non rappresentano solo un efficace e indispensabile strumento di tutela contro le iniziative illecite dei concorrenti ma anche, se non soprattutto, degli importanti strumenti di creazione di valore che, se ben sfruttati, garantiscono importanti “ritorni” per l’impresa. Scopo del presente scritto è quello di riassumere in maniera agevole i principali contenuti degli accordi di licenza e cessione dei diritti di proprietà industriale e le opportunità di accesso al credito che gli stessi offrono alle imprese.

 

1. Diritti di proprietà industriale e opportunità economiche

In una moderna economia di mercato, sempre più proiettata in un’ottica globale, i diritti di proprietà industriale (registrati e non registrati) non rappresentano più soltanto un efficace e indispensabile strumento di tutela contro le iniziative illecite dei concorrenti ma anche, se non soprattutto, degli strumenti sempre più importanti di creazione di valore, di cui il legittimo titolare può e deve saper beneficiare.

La crescente necessità di operare anche su mercati geograficamente distanti (con conseguenti difficoltà logistiche, operative e normative) impone del resto alle imprese di avviare partnership con operatori locali che sempre meno si possono configurare come dei semplici rapporti “produttore-distributore”. La moderna impresa, infatti, necessita di vere e proprie collaborazioni “produttive”, perseguibili, tra l’altro, grazie alla concessione in licenza della tecnologia produttiva e/o delle componenti estetiche alla base dei prodotti di interesse se non addirittura dei “componenti comunicativi” dell’immagine aziendale, onde agevolare la “conquista” del nuovo mercato. Il tutto, però, avendo ben cura di contrattualizzare le forme e i limiti di utilizzo dei componenti immateriali dell’impresa, prevedendo altresì puntuali diritti di verifica su tale utilizzo.

Lo strumento della licenza di un diritto di proprietà industriale, del resto, consente all’impresa titolare di ampliare il proprio raggio d’azione non solo geografico ma anche di produzione e di target di clientela, migliorando o ampliando il proprio posizionamento e consentendo di offrire nuovi prodotti e servizi a clientela che altrimenti essa non sarebbe in grado di (o non avrebbe interesse a) soddisfare direttamente, aumentando così la conoscenza da parte del mercato del brand aziendale, a tutto beneficio dell’immagine aziendale e del relativo avviamento.

 

Ed è proprio grazie a queste forme di sfruttamento “indiretto” che gli asset immateriali dell’impresa possono accrescere, anche considerevolmente, il proprio valore e, quindi, il valore dell’impresa stessa. Valore che può poi essere monetizzato sia tramite operazioni di cessione del singolo diritto, sia in un più ampio contesto di un’operazione straordinaria.

È del resto ormai normale iscrivere a bilancio il valore dei beni immateriali (quali, appunto, brevetti, marchi, know-how ecc.), valore che i principi contabili del codice civile impongono di contabilizzare al costo storico, quantomeno finché non intervenga ad esempio un trasferimento (anche infragruppo), che permetta di valorizzarli per il loro effettivo valore di mercato (che inevitabilmente dipende da innumerevoli fattori, tra cui la residua durata del diritto, il valore del suo sfruttamento diretto o tramite licenze, l’eventuale esistenza di cause che possono “indebolire” la forza del diritto ecc.).

In un’ottica poi di continua crescita e sviluppo dell’impresa, che per definizione necessitano di un costante e crescente accesso al credito ed al supporto finanziario in genere, i diritti di proprietà industriale e intellettuale (proprio per il loro intrinseco ed ingente valore, potenzialmente sempre crescente, specie ove correttamente utilizzati e valorizzati) fungono da strumenti di agevolazione di tale accesso, potendo essere ad esempio oggetto di pegno.

Qui di seguito, pertanto, sintetizzeremo brevemente le principali caratteristiche delle varie operazioni sopra delineate:

 

2. La concessione e l’acquisizione in licenza dei diritti di proprietà industriale

 

Oggetto del contratto di licenza

I diritti di proprietà industriale possono anzitutto essere concessi in licenza a - o acquisiti in licenza da - terzi tramite appositi contratti con cui il titolare del diritto (c.d. “licenziante”), senza privarsi della relativa titolarità, consente ad altri soggetti di sfruttarlo a fronte di un corrispettivo (che, tendenzialmente, è rappresentato da un canone di licenza: c.d. royalty) solitamente parametrato al fatturato generato dalle vendite del soggetto che beneficia della licenza (c.d. “licenziatario”), eventualmente con la previsione di determinati minimi garantiti (a prescindere cioè dalle vendite effettive). Il tutto, come detto, contribuendo ad accrescere il valore del diritto.

 

Ambito del contratto di licenza

Il contratto di licenza può avere ovviamente ad oggetto uno o più diritti di proprietà industriale, anche di diversa natura e può essere anche “incrociata” ossia entrambe le parti del rapporto possono concedersi reciprocamente una licenza sui rispettivi diritti di proprietà industriale.

La licenza può riguardare:

• tutti i territori geografici “coperti” dal diritto di proprietà industriale; o
• solo alcuni di essi. 

Con riferimento ai marchi (che, come noto, possono “coprire” più tipologie di prodotti e servizi), la licenza potrà avere ad oggetto tutte le tipologie di prodotti e servizi rivendicate o solo alcune di esse. Con riferimento ai brevetti e alle informazioni commerciali riservate, in certi casi passibili di attuazione per tipologie merceologiche differenti, è certamente possibile prevedere delle compartimentazioni che consentano lo sfruttamento solo per alcune di esse.

La licenza può essere:

• esclusiva, ossia concessa ad un unico soggetto; o
• non esclusiva, ossia concessa a più soggetti, anche per la medesima tipologia di prodotti e servizi.

E inoltre possibile prevedere il c.d. diritto di sub-licenza, ossia la possibilità per il licenziatario di concedere a sua volta il diritto in licenza ad altri.

La durata della licenza può essere:

• determinata (la prassi si attesta sui cinque anni); oppure
• pari alla durata del diritto licenziato per quei diritti aventi una durata “certa” (ad esempio, per i brevetti per invenzione, venti anni); oppure
• indeterminata (specie per quei diritti potenzialmente “perpetui”) in questo caso, ferme le previsioni dell’ordinamento sulla possibilità di recedere da contratti di durata indeterminata.

 

Forme e finalità del contratto di licenza

Il nostro ordinamento non prevede particolari formalità per la concessione di una licenza su un diritto di proprietà industriale (che, in ipotesi, può essere anche “implicita”, come spesso accade soprattutto nei rapporti infragruppo) ma è evidente che la delicatezza del rapporto di licenza (e la non prevedibilità di eventuali modificazioni nella struttura del gruppo societario) rende altamente consigliabile l’adozione di strutturati accordi scritti.

A livello pratico, l’acquisizione in licenza di un diritto di proprietà industriale è un utile strumento per garantire all’impresa di poter lecitamente sfruttare determinate tecnologie e/o forme estetiche (che non è stato possibile sviluppare al proprio interno) e/o elementi distintivi da essa ritenuti essenziali per poter operare sul mercato. 

La concessione in licenza di un diritto di proprietà industriale, di converso, è un utile strumento che consente all’impresa titolare del diritto licenziato di presidiare mercati che altrimenti essa non sarebbe in grado di gestire o per estendere la propria capacità “produttiva” a prodotti e servizi per essa di minor interesse.

Importante segnalare che, con particolare riferimento ai marchi e agli altri segni distintivi, il titolare del diritto licenziato (specie ove la licenza sia non esclusiva e, quindi, sul mercato, possano sussistere produttori diversi del medesimo prodotto o servizio) deve prestare particolare attenzione alle modalità con cui il licenziante sfrutterà il marchio anche con riferimento alla qualità e alle caratteristiche dei prodotti per i quali esso è concesso in licenza: ciò, per evitare possibili episodi di inganno dei consumatori rispetto alle qualità e caratteristiche attese, con conseguente pericolo di decadenza del diritto stesso 

Purché la questione venga correttamente disciplinata dal contratto, la licenza può essere anche un utile strumento per accrescere le attività di tutela del mercato, potendosi conferire anche al licenziatario (in unione o disgiuntamente dal titolare del diritto) il diritto di agire nei confronti dei contraffattori.

 

Altre forme contrattuali rilevanti

Sempre con riferimento ai marchi sono poi note forme contrattuali di c.d. merchandising (che prevedono lo sfruttamento del segno per settori merceologici molto distanti da quelli propri del titolare del segno), finalizzati a consentire ai prodotti del soggetto che ne acquisisce il diritto di sfruttamento di beneficiare del richiamo garantito dalla presenza del segno principale.

Il mercato conosce poi anche fenomeni di c.d. co-branding con cui due differenti segni di due distinti player vengono utilizzati congiuntamente per beneficiare reciprocamente dell’effetto traino offerto dal segno del partner.

Più in generale (specie nei contratti di licenza aventi ad oggetto soluzioni brevettate o comunque il know-how produttivo), il contratto di licenza può comportare anche forme di collaborazione tra imprese (specie nei casi in cui il trovato la tecnologia alla base del diritto licenziato richieda ulteriori attività affinché il licenziatario possa sfruttarlo con successo) che possono quindi agevolare lo sviluppo ulteriore di una determinata tecnologia o la penetrazione di determinati mercati.

 

3. La cessione e l’acquisto di diritti di proprietà industriale e la loro sempre più crescente importanza nelle operazioni straordinarie.

 

Oggetto e forme della cessione

I diritti di proprietà industriale possono poi ovviamente essere acquisiti o ceduti a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo, esattamente come ogni altra tipologia di bene aziendale.

Simili operazioni, dal lato attivo, possono essere utili per “monetizzare” gli investimenti in ricerca ed innovazioni sin qui svolti, specie con riferimento a risultati che l’impresa eventualmente non è stata ancora capace di “portare” sul mercato. Dal lato passivo, invece, può essere un valido strumento per acquisire a titolo definitivo soluzioni di interesse che l’impresa non è ad esempio stata in grado di sviluppare internamente.

Il nostro ordinamento non prevede particolari forme neppure con riferimento alla cessione dei diritti di proprietà industriale, fermo restando che è sempre altamente consigliabile disciplinare il tutto con appositi accordi scritti che prevedano in particolare specifiche garanzie da parte del cedente.

 

Attività preliminari alla cessione

In caso di acquisto o cessione di questi diritti, pertanto, sarà opportuno svolgere una doverosa due diligence volta a verificare la corretta sussistenza di tutti i requisiti di validità del diritto che si intende acquisire e al contempo identificare i parametri necessari per la sua corretta valutazione economica. Con riferimento poi ai diritti non titolati (in particolare le informazioni commerciali riservate) è fondamentale identificare con precisione quanto oggetto di cessione ed eventualmente verificarne la (o comunque farsi garantire rispetto alla) sua effettiva sufficienza rispetto agli obiettivi perseguiti.

Proprio l’importanza che gli asset immateriali oggi rivestono nelle operazioni societarie impone, con particolare riferimento ai diritti non titolati, la creazione e la custodia di tutte le informazioni e i documenti necessari a “certificarne l’esistenza” onde poterle correttamente valorizzare e trasferire con le opportune garanzie. Ciò, ovviamente, dove non sia possibile procedere comunque alla relativa registrazione, superando così ogni possibile problema.

In particolare, si dovrà avere particolare cura non solo di verificare l’effettiva consistenza dei portafogli di diritti immateriali e quindi: 

• quali diritti sussistano;
• in quali paesi siano efficaci;
• quale ne sia l’effettivo oggetto;
• se le eventuali tasse siano state pagate;
• se pendano contestazioni sulla titolarità e/o validità e/o altre pretese – e di che tipo – da parte di terzi;
• ma anche verificare la loro effettiva portata ed ambito di tutela, verificando in particolare se:
• siano stati oggetto di reale utilizzo;
• vi siano obbligazioni contrattualmente assunte che ne limitino la portata;
• l’uso sia stato sempre coerente alle previsioni di legge;
• esistano eventuali violazioni che possano comunque diminuirne il valore;
• sussista l’eventuale dipendenza da diritti anteriori di terzi o comunque non oggetto della cessione che possano avere un impatto negativo sulla utilizzabilità del diritto che si intende acquisire. 

Il tutto, poi, sempre con il supporto di opportune garanzie, specie ove (come avviene in caso di acquisizione di portafogli ampi) non sia possibile valutare nello specifico la validità e l’effettiva portata del titolo acquisito.

 

4. I diritti di proprietà industriale anche come strumento di garanzia per l’accesso al credito

La disciplina nazionale prevede espressamente che i diritti di proprietà industriale (senza particolare distinzione tra le diverse tipologie di diritti esistenti: fermo restando che per i diritti non titolati potrebbero sorgere criticità legate alla esatta identificazione del diritto) possano essere altresì oggetto di diritti di garanzia “per crediti di denaro” che andranno poi trascritti nei relativi registri. 

È sempre più comune, quindi, vedere imprese che sfruttano il proprio portafoglio immateriale anche quale strumento di agevolazione per l’accesso al credito, alla stregua degli altri asset “materiali” dell’impresa, rispetto ai quali può avere valori ben superiori. 

Trattandosi di beni aventi una durata limitata o comunque un valore “instabile” (perché dipende anche dall’uso che dello stesso viene effettuato sul mercato), simili operazioni, per essere realmente efficaci, rendono ovviamente opportuna l’anteriore valutazione economica del bene immateriale che si intende rendere oggetto di garanzia. Analoghe verifiche andranno svolte in merito alle modalità di uso e tutela sin lì adottati con riferimento al diritto che si vuole rendere oggetto di garanzia. Operazioni queste non sempre agevoli (specie quando la garanzia abbia ad oggetto portafogli immateriali molto ampi).

Parimenti le forme di uso (eventualmente anche tramite licenze a terzi) e tutela future andranno disciplinate nell’accordo volto a istituire la garanzia sul diritto, per evitare possibili effetti negativi sul valore del diritto su cui insiste la garanzia, con conseguente svuotamento della stessa.

Ovviamente la creazione di diritti di garanzia sui diritti immateriali impedirà al titolare di disporre a titolo definitivo del diritto stesso, ferma invece restando la facoltà (ed anzi come visto in certi casi l’obbligo) di utilizzarlo, eventualmente anche tramite licenze.